Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

¿Qué es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y cómo opera?

El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito actualmente por 144 Estados miembros, cuyo objetivo principal es simplificar el procedimiento para la presentación de una solicitud internacional de patente con miras a obtener una protección por patente en varios países.

El PCT es un sistema de «presentación» de solicitudes de patentes, no un sistema de «concesión» de patentes, que consta de dos fases fundamentales:

  • La FASE INTERNACIONAL: Sus principales etapas son: la Presentación de la Solicitud Internacional, la Búsqueda Internacional, la Publicación Internacional (la realiza la OMPI en su sitio web) y el Examen Preliminar Internacional (que es opcional). Se lleva a cabo ante la Oficina Receptora (OR), la Oficina Internacional de la OMPI, y la Administración encargada de la Búsqueda Internacional (ISA, en inglés) y eventualmente del Examen Preliminar Internacional (IPEA, en inglés).
  • La FASE NACIONAL: En esta fase el solicitante acude directamente a las Oficinas nacionales designadas, a las que en definitiva les corresponde conceder o rechazar la solicitud de patente, ya que la tarea y responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de ellas.

Las principales ventajas del PCT para el solicitante son:

  • Facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos.
  • Se postergan en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.
  • Incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redunda en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país.
  • Crea, posterior a la etapa de publicación internacional, una verdadera «ventana tecnológica», ya que todo interesado puede ingresar a la base de datos PATENTSCOPE® de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/es/) y encontrar en forma gratuita, el documento de patente completo, además del contenido de los informes de búsqueda internacional. El material publicado constituye una valiosa fuente de información sobre los últimos adelantos tecnológicos, que puede ser muy útil para estimular la actividad inventiva a nivel nacional y/o estudiar potenciales licencias.
  • Abre una real posibilidad a la transferencia de información tecnológica con distintas naciones, especialmente en favor de los países en desarrollo.
  • Permite al solicitante evaluar con una mayor certeza, sobre la base del Informe de Búsqueda Internacional y la opinión escrita asociada a dicho Informe, las probabilidades y perspectivas de patentabilidad de su invención.
  • El solicitante cuenta con la facultad de modificar la solicitud internacional durante el Examen Preliminar Internacional para ajustarla y ponerla en orden, antes de su tramitación por las distintas Oficinas de Patentes elegidas.

Con PCT, la concesión de las patentes sigue siendo competencia de cada una de las Oficinas Nacionales de Patentes.

¿Cómo se inicia el procedimiento PCT?

Una vez recibida la solicitud internacional en INAPI como Oficina Receptora, se otorga una fecha de presentación (por lo general es la fecha de recepción de la solicitud por la Oficina) una vez que se compruebe que se cumple con los requisitos que establecen el Tratado y su Reglamento. Luego se realiza una examen a los requisitos formales y materiales de la solicitud, y posteriormente, cuando se ha verificado el cumplimiento de estos requisitos, se remite el ejemplar original a la Oficina Internacional de la OMPI para efectos de realizar la Publicación Internacional, y una copia de búsqueda a la Administración encargada de la Búsqueda Internacional, para que se realice el Informe de Búsqueda Internacional.

¿Cuáles son las ventajas de presentar una solicitud de patente vía PCT?

Facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que tiene requisitos de forma preestablecidos.

Se postergan en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en comparación con el sistema tradicional.

Incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redunda en un incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país.

Crea, posterior a la etapa de publicación internacional, una verdadera «ventana tecnológica», ya que todo interesado puede ingresar a la base de datos PATENTSCOPE® de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/es/) y encontrar en forma gratuita, el documento de patente completo, además del contenido de los informes de búsqueda internacional. El material publicado constituye una valiosa fuente de información sobre los últimos adelantos tecnológicos, que puede ser muy útil para estimular la actividad inventiva a nivel nacional y/o estudiar potenciales licencias.

Abre una real posibilidad a la transferencia de información tecnológica con distintas naciones, especialmente en favor de los países en desarrollo.

Permite al solicitante evaluar con una mayor certeza, sobre la base del Informe de Búsqueda Internacional y la opinión escrita asociada a dicho Informe, las probabilidades y perspectivas de patentabilidad de su invención.

El solicitante cuenta con la facultad de modificar la solicitud internacional durante el Examen Preliminar Internacional para ajustarla y ponerla en orden, antes de su tramitación por las distintas Oficinas de Patentes elegidas.

¿En qué idioma se presenta una solicitud internacional PCT?

En INAPI la solicitud internacional debe presentarse en idioma español. Se requerirá una traducción al inglés cuando se designe como Administración para la Búsqueda Internacional a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. En caso que se designe a la Oficina Europea de Patentes, se puede presentar una traducción al inglés, francés o alemán.

¿Cuáles son los efectos de una solicitud internacional de patente vía PCT?

La solicitud internacional de patente tiene el efecto de una solicitud nacional regular (y determinadas solicitudes regionales de patente) en todos los Estados Contratantes del PCT, cuando cumple los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 del Tratado, para la obtención de una fecha de presentación internacional.

¿Qué debe contener una solicitud internacional PCT?

I. El Petitorio (Art.4 PCT): Deberá efectuarse en un formulario impreso (formulario PCT/RO/101), que se puede descargar de la página web de INAPI (www.inapi.cl) o de la OMPI (www.wipo.int), y deberá contener el título de la invención, los datos necesarios relativos al solicitante, al inventor y al mandatario del solicitante.

En Chile, el petitorio también podrá presentarse, en forma de impresión de ordenador producido mediante el elemento PCT-EASY del programa PCT-SAFE, que en este caso debe ser acompañado de un CD que contenga una copia en formato electrónico de los datos contenidos en el petitorio y una copia del resumen.

II. La descripción (Art. 5, Regla 5 PCT): Deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.

III. Las reivindicaciones (Art. 6, Regla 6 PCT): Deben definir el objeto de la invención cuya protección se solicita. Estas deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.

IV. Los dibujos (Art. 7, Regla 7 PCT): Sólo se exigen cuando la invención pueda dibujarse y sean necesarios para su comprensión.

V. El resumen (Regla 8 PCT): Consiste en una síntesis de la invención contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras. Sólo sirve a efectos de información técnica.

¿Se puede reivindicar la prioridad de una solicitud PCT de patente anterior?

La solicitud internacional PCT puede invocar como prioridad una o más solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, los nacionales o domiciliados que hayan presentado una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad en INAPI, podrán reivindicar la prioridad de dicha solicitud en su solicitud PCT dentro del plazo de 1 año a contar de la fecha de presentación de la solicitud nacional (Artículo 8 y Regla 4.10 PCT). La declaración que contenga la reivindicación de prioridad deberá figurar en el petitorio y deberá indicar la fecha en que se haya presentado la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica y el número que se le haya asignado.

¿Quién puede presentar una solicitud internacional PCT?

Toda persona natural o jurídica, nacional o domiciliada en un Estado contratante del PCT, puede presentar una solicitud internacional PCT. Si se designan varios solicitantes en la solicitud internacional, sólo uno de ellos tiene que cumplir con este requisito.

¿Quiénes son los principales usuarios del sistema PCT?

Los principales usuarios del sistema PCT son las grandes empresas, instituciones de investigación y universidades; sin embargo, también es utilizado por medianas y pequeñas empresas e inclusive por inventores particulares. La publicación online PCT Newsletter (http://www.wipo.int/pct/en/newslett/index.jsp), presenta un listado anual de los principales usuarios del PCT.

¿Qué debe contener una solicitud internacional PCT?

i. El Petitorio (Art.4 PCT): Deberá efectuarse en un formulario impreso (formulario PCT/RO/101), que se puede descargar de la página web de INAPI (www.inapi.cl) o de la OMPI (www.wipo.int), y deberá contener el título de la invención, los datos necesarios relativos al solicitante, al inventor y al mandatario del solicitante. En Chile, el petitorio también podrá presentarse, en forma de impresión de ordenador producido mediante el elemento PCT-EASY del programa PCT-SAFE, que en este caso debe ser acompañado de un CD que contenga una copia en formato electrónico de los datos contenidos en el petitorio y una copia del resumen. ii. La descripción (Art. 5, Regla 5 PCT): Deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. iii. Las reivindicaciones (Art. 6, Regla 6 PCT): Deben definir el objeto de la invención cuya protección se solicita. Estas deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción. iv. Los dibujos (Art. 7, Regla 7 PCT): Sólo se exigen cuando la invención pueda dibujarse y sean necesarios para su comprensión. v. El resumen (Regla 8 PCT): Consiste en una síntesis de la invención contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras. Sólo sirve a efectos de información técnica.

En términos generales, ¿cuáles son los costos de una solicitud internacional PCT?

La presentación de una solicitud internacional significa que el solicitante debe pagar a lo menos 3 tasas a la Oficina Receptora (INAPI), en el plazo de 1 mes contado desde la fecha de recepción de la solicitud internacional; aunque es posible ampliar el plazo de pago de tasas con el pago de un recargo (Regla 16bis PCT).

Estas tasas son:

i. La tasa de transmisión que se paga en beneficio de la Oficina Receptora (en adelante, también OR). Su finalidad es compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar en relación con la solicitud internacional. La OR fijará el importe de la tasa. (Regla 14 PCT). ii. La tasa de presentación internacional que va en beneficio de la Oficina Internacional de la OMPI. Su objeto es cubrir los gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. El importe se fija en la Tabla de tasas anexa al Reglamento y es decidido por los Estados miembros del PCT (Regla 15 PCT). iii. La tasa de búsqueda que va en beneficio de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional. Esta tiene por objeto compensar a esa Administración, que es la que fija la tasa, por la labor que debe realizar en relación con el establecimiento del informe de búsqueda internacional (Regla 16 PCT). Para consultar valor de tasas vigentes ver www.inapi.cl, sección PCT.

¿Dónde se presenta una solicitud internacional a través del sistema PCT?

Toda persona nacional y/o domiciliada en Chile puede presentar sus solicitudes internacionales PCT en INAPI como Oficina Receptora.

El solicitante también tiene la opción de presentar su solicitud internacional en la Oficina Internacional de la OMPI, la que puede actuar como Oficina Receptora, cualquiera que sea el Estado contratante del cual el solicitante es nacional o domiciliado. Si hay varios solicitantes, la solicitud internacional se puede presentar en la Oficina Internacional en su rol de Oficina Receptora si al menos uno de los solicitantes es nacional o domiciliado de un Estado contratante (Regla 19 PCT).

¿Cuándo se puede modificar una solicitud PCT?

i. De las reivindicaciones ante la Oficina Internacional: Después de recibir el Informe de Búsqueda Internacional, el solicitante tendrá un plazo de 2 meses desde la fecha en que la Administración encargada de la Búsqueda Internacional haya transmitido el informe de búsqueda internacional a la Oficina Internacional y al solicitante, o de 16 meses desde la fecha de prioridad, según el que venza más tarde (Artículo 19 y Regla 46 PCT), para modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional presentando ante la Oficina Internacional las modificaciones y, si lo desea, una breve declaración explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos.

ii. De la descripción, reivindicaciones y dibujos ante la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional: El solicitante podrá presentar modificaciones a las reivindicaciones, la descripción y los dibujos ante la Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional respectiva (Artículo 34 PCT), junto con la solicitud de examen preliminar internacional, de manera que el examen se base en la solicitud tal como ha sido modificada para que se utilice mejor el tiempo del examinador y el solicitante. También el solicitante podrá presentar sus modificaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 66.4 bis PCT, hasta antes de que expire el plazo para que se haya establecido el Informe de Examen Preliminar Internacional (Reglas 53.9 y 66.3 a 66.9 PCT). Es importante señalar que la Regla 66.4 bis PCT antes citada señala que el examinador no necesita tomar en cuenta las modificaciones si las recibe después de haber comenzado a elaborar otra opinión escrita o el informe.

iii. De toda la solicitud en la fase nacional: Se pueden modificar todas las partes de la solicitud internacional, normalmente, por lo menos dentro del plazo de 1 mes a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de entrada en la fase nacional (Artículos 28 y 41 y Reglas 52 y 78 PCT). En Chile, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 del Reglamento de la Ley N°19.039 el solicitante podrá modificar su solicitud, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo.

En todos estos casos, las modificaciones no podrán exceder la divulgación contenida en la solicitud internacional tal como fuera presentada.

¿El Tratado PCT otorga patentes mundiales?

El Tratado PCT «no dispone la concesión de patentes internacionales»; la tarea y responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas nacionales donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países.

¿Cuáles son los efectos de una solicitud internacional de patente vía PCT?

La solicitud internacional de patente tiene el efecto de una solicitud nacional regular (y determinadas solicitudes regionales de patente) en todos los Estados Contratantes del PCT, cuando cumple los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 del Tratado, para la obtención de una fecha de presentación internacional.

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